江苏某某装饰设计工程有限公司、上海某某装潢设计有限公司不正当竞争、垄断纠纷一案

上海市高级人民法院

民事判决书

（2013）沪高民三(知)终字第7号

上诉人（原审原告）江苏某某装饰设计工程有限公司，住所地江苏省苏州市平江区某某路某某号。

法定代表人李某某，该公司总经理。

委托代理人刘平，北京市德君律师事务所律师。

委托代理人刘述生，江苏衡鼎（苏州）律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）上海某某装潢设计有限公司，住所地上海市浦东新区大团镇某某路某某号某某室某某号。

法定代表人王某某，该公司总经理。

委托代理人陈晨，北京盈科（上海）律师事务所律师。

委托代理人刘永沛，北京盈科（上海）律师事务所律师。

上诉人江苏某某装饰设计工程有限公司（以下简称江苏某某公司）因侵害商标权及不正当竞争纠纷一案，不服上海市第二中级人民法院(2012)沪二中民五（知）初字第81号民事判决，向本院提起上诉。本院于2012年12月27日受理后，依法组成合议庭，于2013年2月28日公开开庭审理了本案。上诉人江苏某某公司的委托代理人刘平、刘述生，被上诉人上海某某装潢设计有限公司（以下简称上海某某公司）的委托代理人陈晨、刘永沛，到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

原审法院经审理查明：原告成立于1999年3月20日，经营范围为室内外装饰装璜；环境景观艺术、房屋建筑、建筑玻璃幕墙、壁画及雕塑设计、施工；下设家具制造分公司。2003年10月28日，原告的“繁体中文???、英文REDANT及蚂蚁图案”组合商标（以下简称涉案商标）获得核准注册，商标注册证号为第3145605号，核定服务项目为第42类“室内装饰设计；建筑咨询；建筑制图；建筑学；工业品外观设计；包装设计；材料测试；工程；艺术品鉴定；服装设计”。

被告成立于2003年9月2日，经营范围为室内外装潢、设计；木制品，加工；五金建材，销售；园林绿化，市政工程。其企业名称于2003年8月7日获得上海市工商行政管理局预先核准。自2003年至2011年，被告在上海地区成立了15家分公司。

2012年4月21日，原告委托代理人周某来到上海市某某公路某某号、某某号、某某路某某号、某某路某某号、某某路、某某西路某某号、某某路某某号、某某路某某号、某某路某某号、某某路某某号、某某路某某号、某某路某某号等地点，周某对位于上述地点的12间商铺的方位、现场状况等拍摄了照片。上海市东方公证处公证员对上述过程进行了监督，并分别制作了（2012）沪东证经字第4443号、（2012）沪东证经字第4444号、（2012）沪东证经字第4445号、（2012）沪东证经字第4446号、（2012）沪东证经字第4447号、（2012）沪东证经字第4448号、（2012）沪东证经字第4449号、（2012）沪东证经字第4450号、（2012）沪东证经字第4451号、（2012）沪东证经字第4452号、（2012）沪东证经字第4454号、（2012）沪东证经字第4455号等12份公证书。根据上述公证书记载，上述商铺的店招及橱窗上印有“某某”、“某某装潢”、“某某精品装潢”、“某某装潢设计”、“某某精品设计中心”、“某某装潢设计有限公司”、“上海某某装潢设计有限公司”以及“SH-HMY”、“RED•ANT”、“HongMaYi”等字样、公证取得的宣传册、名片及袋子上印有“某某精品装潢”、“某某装潢设计”、“上海某某装潢设计有限公司”、“SH-HMY”等字样，商铺办公场所的户外广告上印有“某某装潢”字样，户外的一辆面包车上印有“某某装潢”、“某某装潢设计有限公司”等字样。

2012年4月22日，原告委托代理人周某来到上海市某某路某某号、某某路某某号、某某路某某号、崇明县某某路某某号、某某路、某某路某某号、某某路等地点，周某对位于上述地点的7间商铺的方位、现场状况等拍摄了照片。上海市东方公证处公证员对上述过程进行了监督，并分别制作了（2012）沪东证经字第4453号、（2012）沪东证经字第4458号、（2012）沪东证经字第4459号、（2012）沪东证经字第4460号、（2012）沪东证经字第4461号、（2012）沪东证经字第4462号、（2012）沪东证经字第4463号等7份公证书。根据上述公证书记载，上述商铺的店招、橱窗及广告牌上印有“某某”、“某某装潢”、“某某装饰”、“某某装潢设计”、“某某装潢旗舰店”、“某某设计中心”、“上海某某装潢设计有限公司”、“上海某某装潢精品设计中心”、“SH•HMY”等字样。

2011年至2012年度，被告分别在《解放日报》、《新民晚报》、《新闻晨报》和《上海楼市》上刊登广告，广告中使用了“某某装潢•设计”等字样。

2012年6月4日，原告江苏某某公司诉至原审法院称：原告成立于1999年3月20日，从事室内外装饰装潢、环境景观艺术、房屋建筑等业务。2003年10月28日，原告的“繁体中文???、英文REDANT及蚂蚁图案”组合商标获得国家工商行政管理总局商标局核准注册，注册号为3145605。经过10多年的经营，原告的某某服务品牌已经获得了市场认可，在行业中具有重要的地位，荣获“苏州市知名商标”、“江苏省著名商标”、“中国家居产业百强企业”、“十大家装品牌”等荣誉称号。原告发现被告未经许可擅自在其企业名称中使用“某某”中文文字，并且在上海地区设立18家分公司，被告在其经营场所内外使用“某某装饰”、“某某装潢”等文字作为店招及户外广告，并在《解放日报》、《新闻晨报》、《新民晚报》上刊登广告，使用“某某装潢•设计”等文字进行广告宣传，在其印发的宣传册、袋子上使用“某某装潢设计”及注册商标标志?，误导消费者。原告认为，被告的上述行为构成对原告的“繁体中文???、英文REDANT及蚂蚁图案”注册商标专用权的侵害以及不正当竞争。请求判令：1.被告立即停止侵权，包括停止商标侵权及不正当竞争，更改企业名称，不得再使用“某某”文字作为企业名称；2.被告在《解放日报》、《新闻晨报》、《新民晚报》、《上海楼市》上刊登声明消除影响；3.被告赔偿原告经济损失人民币550万元以及合理费用人民币151,311元。

被告上海某某公司辩称：1.本案相关事实已经在（2011）昆知民初字第0124号案件中进行了审理并已有结论，本案的受理违反了“一事不再理”的民事诉讼原则；2.被告自2003年9月2日成立至今，拥有自己的注册商标、拥有自主品牌，对外经营中从未使用与原告注册商标相同或近似的商标，被告在先使用“上海某某装潢设计有限公司”企业名称和“某某”企业字号进行对外宣传，属于正当使用自己的企业字号，并没有侵害原告的注册商标专用权；3.原告在本案中主张的第3145605号注册商标的核准使用范围不包括被告提供的服务：室内装潢工程；4.被告通过自身的努力，成为上海地区装饰行业的知名企业、在上海地区有广泛的知名度，而原告属于江苏省的装饰公司，在上海地区没有任何经营活动，没有形成任何商誉，因此被告在上海地区使用自己的企业字号不会使相关公众产生混淆和误认，不构成不正当竞争；5.原告要求被告赔偿经济损失人民币550万元及合理费用人民币151,311元，没有事实与法律依据。综上，请求驳回原告的全部诉讼请求。后在本案一审庭审过程中，被告当庭表示，（2011）昆知民初字第0124号案件与本案的诉讼标的不同，审理的案件事实也不同，因此不再坚持第1项答辩意见。

原告为证明自己的注册商标是知名商标，其企业本身亦具有较大的知名度，提供了自2003年度至2011年度获得的49份荣誉证书、10份投放广告的合同及相关广告费发票，以及18份分公司或关联公司的营业执照。其中，32份荣誉证书是江苏省内有关机构颁发的，9份广告合同是用于江苏省内的广告投放，18家分公司及关联公司的注册地址均位于江苏省内。2010年，原告的注册商标被江苏省工商局认定为江苏省著名商标；2007年和2011年，原告的企业名称获评为苏州市企业知名字号。

被告为证明其在家庭装饰行业的知名度，提供了2004年度至2011年度的38份荣誉证书，以及《新闻晨报》、《中国工商报》、《新民晚报》、《青年报》、《解放日报》、《新闻晚报》、《上海楼市报》、《建筑时报》等报纸广告的部分复印件。其中，28份荣誉证书是由上海市内的有关机构颁发的。2003年度至2011年度，被告被上海市装饰装修行业协会评为“上海市信得过家庭装饰企业”、“装饰装修行业立功竞赛先进公司”等。

原告为证明其为本案诉讼支出的合理费用，提交了公证费发票、聘请律师合同及律师费发票、工商查档费发票、差旅费发票等，金额共计人民币151,311元，其中公证费人民币28,500元，律师费人民币117,000元，工商查档费、差旅费及其他费用为人民币5,811元。

原审法院认为，本案的主要争议焦点在于被告的被控侵权行为是否构成侵害原告的注册商标专用权以及不正当竞争。

一、被告的被控侵权行为是否构成商标侵权

在本案中，原告认为被告实施的商标侵权行为包括：1.在户外广告牌、店招、车身、宣传彩页、宣传袋、报纸、电视等广告宣传中使用“某某”、“某某装潢”、“某某装潢设计”、“某某精品装潢”、“某某装饰”、“某某精品设计中心”等字样，也即所有使用包含“某某”文字进行宣传的行为；2.在店招、宣传袋及名片上使用“SH-HMY”、“SH•HMY”等字样。原告认为，被告使用的“某某”字样与原告的注册商标构成近似，被告的上述使用行为侵害了原告的注册商标专用权。

被告认为，中文“某某”与原告的注册商标既不相同也不近似，具有显著差异，不会导致相关消费者产生混淆和误认；被告依法核准注册的企业名称中包含“某某”中文文字，被告使用“某某”文字的行为属于合理使用自己企业名称及字号的行为，不构成侵害原告的注册商标专用权；原告主张权利的注册商标的保护范围不包括被告被控侵权的服务项目：室内装潢工程，被告没有实施在同种或类似商品上使用近似商标的行为。

原审法院认为：1.关于被告使用的“某某”文字与原告的注册商标是否构成相同或者近似的问题。根据《中华人民共和国商标法》的规定，本法有关商品商标的规定，适用于服务商标。未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，属于侵犯注册商标专用权的行为。根据《中华人民共和国商标法实施条例》的规定，商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》的规定，将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的，属于侵害他人注册商标专用权的行为。商标法第五十二条第（一）项规定的商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。人民法院依据商标法第五十二条第（一）项的规定，认定商标相同或者近似按照以下原则进行：（一）以相关公众的一般注意力为标准；（二）既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行；（三）判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。在本案中，原告的注册商标是“繁体中文???、英文REDANT及蚂蚁图案”组合商标，对于相关公众的一般注意力来说，该组合商标中“蚂蚁图案”所占面积大、视觉吸引力大，因此其主要部分应是“蚂蚁图案”。该组合商标的文字部分有繁体中文的“???”字样，与简体中文“某某”相比虽然读音相同但整体外观存在差异。从商标的显著性来看，“某某”不是臆造词组，属于中文通用词组，显著性较低。从商标的知名度来看，根据原告提交的相关证据，原告注册商标的知名度尚未达到使相关公众将“某某”文字与该商标联系在一起的程度。因此，原审法院认为，被告使用的“某某”文字与原告的注册商标不构成相同或近似。

2.关于被告使用的“SH-HMY”、“SH•HMY”等文字与原告的注册商标是否构成相同或者近似的问题。原审法院认为，经比对，两者在英文字母的拼写、读音、含义上均不相同或存在唯一的对应关系，无论从商标的整体比对还是主要部分比对来看，以相关公众的一般注意力，两者都不构成相同或者近似。

综上，原审法院认为，既然“某某”和“SH-HMY”、“SH•HMY”等文字与原告的注册商标不构成相同或近似，被告使用上述文字进行商业宣传的行为不构成侵害原告的注册商标专用权。

二、被告的被控侵权行为是否构成不正当竞争

在本案中，原告认为被告将“某某”文字作为自己的企业字号使用，构成擅自使用他人企业名称，引人误认的不正当竞争行为，应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任，包括更改企业名称，不得使用“某某”作为企业字号。被告认为，原告与被告分别在不同地域的家装市场开展业务，原告在江苏市场之外没有任何知名度，因此被告在上海地区使用“某某”字号不会导致相关消费者的混淆和误认。

原审法院认为，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》的规定，经营者在市场交易中，应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德。假冒他人的注册商标，擅自使用他人的企业名称或者姓名，引人误认为是他人商品的,属于不正当竞争行为。根据《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》的规定，具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉的企业名称中的字号，可以认定为反不正当竞争法第五条第（三）项规定的“企业名称”。本案中，被告企业名称的注册时间早于原告获得注册商标核准注册的时间，被告不具有仿冒原告注册商标的主观恶意。虽然被告企业名称的注册时间晚于原告企业名称的注册时间，但亦属于合法取得核准注册，原告没有证据证明，在被告注册企业名称时，原告的企业字号已经具有了较高的市场知名度，且被告对此具有明知的故意。原、被告先后在不同的登记主管机关获得了不同的企业名称的核准登记，虽然两者的企业字号均为“某某”，但目前的证据尚不足以证明，原告企业名称中的“某某”字号已经达到一定的市场知名度，为相关公众所知悉，因此，原告尚不拥有在全国范围内排除他人依法使用相同企业字号的合法权益。根据本案查明的事实，原告与被告分属江苏省和上海市的家装企业，分别在江苏省地区和上海市地区具有一定的知名度，双方在各自的区域都已经经营了十年左右时间，各自在不同的经营区域形成了一定商誉，原告没有证据证明其在上海地区的家装行业开展了经营活动，并已有相关公众对两者提供的服务产生了误认。据此，原审法院认为，被告将“某某”注册为企业字号并在经营中使用，没有“搭便车”、“傍名牌”的主观恶意，双方在各自的区域长期开展经营活动，也未产生引人误认的混淆后果，因此被告不构成不正当竞争。

综上，原审法院认为，被告的被控侵权行为不构成侵害原告的注册商标专用权及不正当竞争，原告的诉请没有事实与法律依据，对于原告要求被告停止侵权、赔偿损失及更改企业名称的诉请不予支持。依照《中华人民共和国商标法》第四条第三款、第五十二条第（一）项，《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、第五条第（一）项、第（三）项，《中华人民共和国商标法实施条例》第二条、第三条，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项、第九条、第十条，《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第六条第一款之规定，判决：驳回原告江苏某某公司的诉讼请求。本案一审案件受理费人民币51,359.18元，财产保全申请费人民币5,000元，共计人民币56,359.18元，由原告江苏某某公司负担。

判决后，江苏某某公司不服，向本院提起上诉，请求：撤销一审判决，在查明客观事实的基础上，正确适用法律，依法改判，支持上诉人的一审全部诉讼请求；本案维权成本及一、二审诉讼费由被上诉人承担。其主要上诉理由为：（一）一审判决认定事实不清楚、不完整、甚至错误。1、一审判决认定“被告在上海地区成立了15家分公司”，事实上被上诉人在上海地区开设了18家分公司，其中3家分公司没有合法登记。2、上诉人获得的荣誉证书中有众多全国性行业组织、权威评选机构颁发的荣誉证书，一审判决书对此没有完整认定。（二）被上诉人上海某某公司未经上诉人江苏某某公司许可，在相同服务上突出使用与涉案商标相近似的“某某”、“SH-HMY”、“SH•HMY”等字样，其行为侵害了上诉人依法享有的注册商标专用权，同时亦构成假冒他人注册商标的不正当竞争行为。1、在2003年9月2日被上诉人成立之时，上诉人的“某某”字号及商标已经具有市场知名度，且上诉人使用的“某某”商标知名度足以辐射到上海。在2012年6月4日本案一审受理时，上诉人的涉案商标已在全国范围内具有较高知名度。2、虽然“某某”是被上诉人的企业字号，但是被上诉人并未规范使用其企业名称，而是突出使用“某某”等文字。上诉人涉案商标的主要部分是文字“???”，且涉案商标显著性较强、知名度较高。在隔离状态下，以相关公众的一般注意力进行比对：被上诉人使用的“某某”文字与涉案商标构成近似；被上诉人使用的“HONGMAYI”、“SH-HMY”、“SH•HMY”等字样代表的含义为“某某”、“上海某某”，亦与涉案商标构成近似。3、被上诉人具有侵权的主观恶意。被上诉人作为同业竞争者，明知上诉人涉案商标具有较高的知名度，仍然突出使用“某某”文字，其“搭便车”的主观故意明显。同时，被上诉人作为另案当事人，明知突出使用“某某”文字侵害上诉人的涉案注册商标专用权，仍然在上海地区突出使用“某某”文字进行宣传推广，其侵权主观恶意明显。4、被上诉人将与上诉人涉案商标相近似的“某某”文字作为企业字号突出使用以误导消费者，容易造成相关公众对服务来源产生误认。5、被上诉人的上述突出使用行为同时构成假冒他人注册商标的不正当竞争行为。（三）被上诉人明知上诉人的“某某”字号具有一定的市场知名度，仍将“某某”文字注册字号进行使用，构成对上诉人的不正当竞争。

被上诉人上海某某公司答辩称：（一）“某某”是被上诉人的企业字号，被上诉人使用“某某”、“SH-HMY”、“SH•HMY”等文字进行宣传的行为，是对企业字号的合理使用，未侵害上诉人的涉案注册商标专用权。1、被上诉人的企业字号与上诉人的涉案商标不相同、不近似，被上诉人提供的服务类别与上诉人涉案商标核定使用的服务类别亦不相同、不近似。2、被上诉人的企业字号是与被上诉人的注册商标等一起使用的，并非单纯突出“某某”文字，故被上诉人并未突出使用上诉人的涉案商标，不会造成相关公众的混淆。3、被上诉人不具有商标侵权的主观故意。被上诉人企业名称的注册时间早于上诉人涉案商标的核准注册日期，上诉人也无证据证明在2003年左右其在江苏区域已经具有知名度，被上诉人在成立前后相当一段时间内没有接触上诉人企业名称和商标的可能性。上诉人在上海地区没有经营行为，也未进行过宣传、推广，而被上诉人在上海地区经营了近10年时间，已经产生了良好的口碑和商誉，故被上诉人不存在“搭便车”的故意。4、上诉人的商标在上海不具有知名度，被上诉人在上海地区已经积累了相当高的知名度，且上诉人与被上诉人隔省经营、各自发展，不会产生相关公众混淆和误认的可能性。5、根据规定，若企业名称与商标构成混淆，则上诉人应当自商标注册之日或者企业名称登记之日起五年内即最迟应于2008年10月28日前提出请求，现该期间早已届满。（二）被上诉人合理使用企业名称的行为，不构成不正当竞争。被上诉人与上诉人隔省经营，两者的企业名称不会产生混淆，被上诉人不构成不正当竞争。（三）上诉人的诉讼请求没有事实和法律依据。被上诉人不存在违法行为，上诉人也无证据证明上诉人的实际损失或者被上诉人的违法所得，故上诉人有关赔偿损失的诉讼请求缺乏依据；上诉人关于合理费用的主张缺乏合理性。即使被上诉人对企业名称的使用方式存在不当，被上诉人也仅需承担“停止使用、规范使用”的民事责任，而非损害赔偿责任。综上，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，上诉人的上诉请求无事实和法律依据，请求二审法院依法驳回上诉，维持原判。

二审中，上诉人江苏某某公司向本院提交以下新的证据材料：1、中国建筑装饰协会于2012年10月10日出具的《推荐函》1份，欲证明涉案商标具有较高的市场知名度；2、合同3份及相关的付款凭证，欲证明上诉人在上海地区具有经营业务；3、签订日期为2013年2月25日的《委托代理合同》及付款凭证，欲证明上诉人发生的维权成本。

针对上诉人提交的上述证据材料，被上诉人上海某某公司质证认为：1、《推荐函》不属于二审程序中的新证据，中国建筑装饰协会是非官方机构，不具有权威性，其提供的《推荐函》不能证明涉案商标具有知名度；2、证据2的三份合同形成于一审前或者一审期间，不属于二审程序中的新证据，且其中一份合同的履行地点不能证明发生在上海，另两份合同签订于一审期间，被上诉人有理由相信系上诉人为支持其主张而刻意提交，被上诉人对该三份合同均不予认可；3、证据3无法证明与本案的关联性，不能证明上诉人的主张，被上诉人亦不予认可。

根据上诉人提交的上述证据材料以及被上诉人的质证意见，本院认为：证据材料1是中国建筑装饰协会于2012年10月10日出具的一份推荐函，该份证据材料不足以证明涉案商标的知名度。证据材料2中的《苏州市住宅装饰工程合同》签订于2011年8月13日，系形成于一审庭审之前，不属于二审新的证据材料，且该合同亦未表明合同履行地系在上海地区；证据材料2中的另两份合同均签订于2012年10月，系发生于本案诉讼之后，不能证明双方争议发生之时上诉人在上海地区具有经营业务。证据材料3系上诉人于二审期间签订，该部分律师费超出一审中上诉人主张的合理费用人民币151,311元的范围。故对上诉人二审中提交的上述证据材料，本院均不予采信。

被上诉人上海某某公司未向本院提交新的证据材料。

经审理查明，原审法院认定的事实属实。

本院认为，根据双方当事人的诉辩意见，本案的争议焦点在于：1、被上诉人将“某某”文字注册为企业字号使用的行为是否构成对上诉人的不正当竞争；2、被上诉人在经营活动中使用“某某”、“某某装潢”、“某某装潢设计”、“某某精品装潢”、“某某装饰”、“某某精品设计中心”等文字以及“SH-HMY”、“SH•HMY”等字样的行为是否侵害上诉人的涉案注册商标专用权以及是否构成不正当竞争；3、若被上诉人的行为构成侵权，则应当承担何种民事责任。

一、被上诉人将“某某”文字注册为企业字号使用的行为是否构成对上诉人的不正当竞争。

本院认为，首先，被上诉人上海某某公司企业名称的注册时间要早于上诉人江苏某某公司涉案商标的核准注册时间。其次，江苏某某公司、上海某某公司系先后在江苏省和上海市的登记主管机关获得了各自的企业名称核准登记。上海某某公司成立于2003年9月2日，其企业名称于2003年8月7日获得上海市工商行政管理局预先核准，上述时间均晚于江苏某某公司企业名称的注册时间。经查，上诉人江苏某某公司提交的31份荣誉证书中仅有一份的获得时间早于被上诉人企业名称的注册时间，且系苏州市装修装饰行业协会于2003年7月授予上诉人的，其余30份荣誉证书均于2004年以后获得；上诉人提交的10份合同中约定的广告投放时间均是2010年、2011年；18家分公司及关联公司的注册地址均位于江苏省内。因此，本案中，上诉人提交的证据材料尚不足以证明在被上诉人注册企业名称时，上诉人的“某某”字号在上海地区已经具有一定的市场知名度，上诉人亦无证据能够证明被上诉人在注册企业名称时明知上诉人已经在先注册并使用了“某某”字号。综上，本案中，无充分的证据可以证明被上诉人将“某某”文字注册为企业字号的行为具有“搭便车”、“傍名牌”的故意，故被上诉人的上述行为不构成对上诉人的不正当竞争。上诉人要求被上诉人更改企业名称、不得再使用“某某”文字作为企业名称的诉讼请求缺乏事实和法律依据，本院不予支持。

二、被上诉人在经营活动中使用“某某”、“某某装潢”、“某某装潢设计”、“某某精品装潢”、“某某装饰”、“某某精品设计中心”等文字以及“SH-HMY”、“SH•HMY”等字样的行为是否侵害上诉人的涉案注册商标专用权以及是否构成不正当竞争。

根据《中华人民共和国商标法》的规定，本法有关商品商标的规定，适用于服务商标；未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，属于侵犯注册商标专用权的行为。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条的规定，将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的，属于商标法第五十二条第（五）项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。

关于被上诉人在经营活动中使用“某某”、“某某装潢”、“某某装潢设计”、“某某精品装潢”、“某某装饰”、“某某精品设计中心”等文字的行为是否侵害上诉人的涉案注册商标专用权，本院认为，第一，上诉人江苏某某公司涉案商标的核定服务项目包括“室内装饰设计”，被上诉人上海某某公司的经营范围包括“室内外装潢、设计”，因此两者属于基本相同的服务。第二，被上诉人在经营活动中使用“某某”、“某某装潢”、“某某装潢设计”、“某某精品装潢”、“某某装饰”、“某某精品设计中心”等文字的行为，属于突出使用其“某某”企业字号的行为。第三，判断被上诉人字号与上诉人涉案商标是否近似应以家装行业普通消费者的诵读、记忆习惯为判断依据。上诉人涉案商标系“繁体中文???、英文REDANT及蚂蚁图案”组合商标。就我国家装行业普通消费者的一般注意力而言，上诉人涉案商标的诵读、记忆部分系该商标的中文文字部分，因此本案对于被上诉人字号与上诉人涉案商标是否近似，应以被上诉人的字号“某某”与涉案商标的中文部分“???”进行比对。被上诉人“某某”字号与涉案商标中文部分“???”相比，除两者文字存在简繁体的不同之外，所有文字的读音、含义均相同。两者在相同的家装服务中作为商业标识使用，容易使相关消费者产生误认，因此被上诉人的“某某”字号与上诉人涉案商标构成近似。第四，虽然本案双方当事人的经营地点不同，但江苏省和上海市作为相邻省市，相互间消费者的流动性大，被上诉人将与上诉人涉案商标近似的“某某”字号在相同的家装服务中突出使用，易造成相关消费者对两者主体的混淆或关系的误认。第五，商标侵权行为的构成不以主观故意为前提。虽然特定行业经营者可以在牌匾上适当简化使用企业名称，但是企业名称的简化使用不应侵害他人的合法权益。在上诉人享有涉案注册商标专用权，而被上诉人享有企业名称权的情况下，为了规范市场，营造良好的公平竞争秩序，避免造成相关消费群体对上诉人、被上诉人服务产生混淆，被上诉人应当规范使用其经核准登记的企业名称，以便使相关消费者能够正确区分上诉人的涉案商标和被上诉人的企业名称。综上所述，被上诉人在经营活动中突出使用其“某某”字号的行为，已经构成对上诉人涉案注册商标专用权的侵害，应当承担侵权的民事责任。

关于被上诉人在经营活动中使用“SH-HMY”、“SH•HMY”等字样的行为是否侵害上诉人的涉案注册商标专用权，本院认为，“SH-HMY”、“SH•HMY”、“HONGMAYI”等字样与被上诉人涉案“繁体中文???、英文REDANT及蚂蚁图案”组合商标相比，两者明显不构成相同或近似，原审法院的认定并无不当，上诉人关于被上诉人在经营活动中使用上述字样侵害上诉人涉案注册商标专用权的主张依法不能成立。

此外，上诉人还主张被上诉人在经营活动中突出使用“某某”文字以及“SH-HMY”、“SH•HMY”等字样的行为构成假冒他人注册商标的不正当竞争行为。对此，本院认为，被上诉人使用的“某某”文字以及“SH-HMY”、“SH•HMY”等字样均与被上诉人的涉案商标不相同，上诉人关于被上诉人上述行为构成假冒他人注册商标的不正当竞争行为的主张不能成立。

三、被上诉人应当承担何种民事责任。

本院认为，被上诉人在经营活动中突出使用其“某某”字号的行为，已经构成对上诉人涉案注册商标专用权的侵害，被上诉人应当承担停止侵害的民事责任，即被上诉人应当规范使用其企业名称，不得突出使用其“某某”字号。本案中，上诉人未能举证证明其在双方当事人发生争议前已经在上海地区开展经营，亦未能举证证明由于被上诉人的侵权行为已使相关消费者造成混淆、误认并已给上诉人造成实际损失，故本院对上诉人要求被上诉人赔偿经济损失的诉请不予支持。上诉人确因本案诉讼而产生了支出，且上诉人亦提供了相应的票据予以佐证，故本院将根据本案案情以及支出的合理性等因素酌情支持其中的合理部分。上诉人未能举证证明由于被上诉人的侵权行为已使相关消费者造成混淆、误认，也无证据表明上诉人的商誉因被上诉人的侵权行为而受损，故本院对上诉人要求被上诉人登报消除影响的诉请亦不予支持。

综上所述，被上诉人上海某某公司在经营活动中突出使用“某某”文字的行为构成对江苏某某公司依法享有的涉案注册商标专用权的侵害，应当承担相应的民事责任。依照《中华人民共和国商标法》第四条、第五十二条第（五）项，《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、第五条第（一）项、第（三）项，《中华人民共和国商标法实施条例》第二条、第三条，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项、第九条、第十条，《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第六条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项之规定，判决如下：

一、撤销上海市第二中级人民法院(2012)沪二中民五（知）初字第81号民事判决；

二、被告上海某某装潢设计有限公司立即停止侵害原告江苏某某装饰设计工程有限公司第3145605号注册商标专用权的行为；

三、被告上海某某装潢设计有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告江苏某某装饰设计工程有限公司合理费用人民币6万元；

四、驳回原告江苏某某装饰设计工程有限公司的其余诉讼请求。

本案一审案件受理费人民币51,359.18元，财产保全申请费人民币5,000元，共计人民币56,359.18元，由原告江苏某某装饰设计工程有限公司负担人民币27,880.41元，被告上海某某装潢设计有限公司负担人民币28,478.77元；二审案件受理费人民币51,359.18元，由上诉人江苏某某装饰设计工程有限公司负担人民币25,406.95元，上海某某装潢设计有限公司负担人民币259,52.23元。

本判决为终审判决。

 

审　判　长丁文联

审　判　员王　静

审　判　员马剑峰

二〇一三年六月二十五日

书　记　员刘　伟

判决书  不正当竞争  垄断