签订专利转让合同的注意事项

发表于:2012-12-28阅读量:(2960)

专利权转让合同属技术转让合同的一种,是指一方当事人(让与方)将其发明创造的专利权转让给受让方,受让方支付相应价款而订立的合同。

一、专利权转让合同有效性审查

主要审查转让方是否属于专利权的合法权利人、专利是否通过实质审查、是否有被申请撤销或被宣告无效的可能性等。

二、专利权转让合同条款审查

1、前言,应写明转让方拥有某专利权,转让方的名称必须与所转让的专利的法律文件相一致,专利应写明专利号、公开号、公告号、申请日、授权日、公开日、专利权的有效期,且需与所转让的专利的法律文件相一致。同时应写明该转让是转让人与受让人的真实意思表示。

2、专利权转让合同转让方向受让方交付资料,应详尽的列明所需交付的材料,如向中国专利局递交的全部专利申请文件、中国专利局发给转让方的所有文件、转让方已许可他人实施的专利实施许可合同书、中国专利局出具的专利权有效的证明文件、上级主管部门或国务院有关主管部门的批准转让文件等,可以在本专利权转让合同后用附件的方式进行列明。

3、交付资料的时间、地点及方式

(1)交付时间,专利权转让合同双方可以协商约定,实践中有约定支付转让费后交付的,也有专利权转让合同生效后交付的,如果是部分交付,应注意剩余资料的交付时间,避免转让方拖延不交付,影响专利的实施。

(2)交付方式可以面交、挂号邮寄或空运等方式递交,因专利文件较多且涉及商业秘密,为了避免产生纠纷,建议最好采用面交方式,将文件清单及材料一并交付并核对签字。

(3)交付地点为专利权转让合同受让方(转让方)所在地或双方约定的地点。

4、专利实施和实施许可的情况及处置办法

因专利转让前,专利权转让合同转让人往往自己已经在实施或许可他人实施该专利,因此,需对专利实施和实施许可的情况及处置办法进行明确约定。实践中一般为在本专利权转让合同签订前转让方已经实施该专利的,在本专利权转让合同签订生效后转让方可继续实施或停止实施该专利。在本专利权转让合同签订前转让方已经许可他人实施的许可合同,其权利义务关系在本专利权转让合同签订生效之日起,转移给受让方。

5、转让费及支付方式,双方对转让费应明确约定,币种应明确、金额大小写要一致,双方可以对支付方式进行协商确定,转让方可以要求约定专利权转让合同生效时或交付材料之前支付费用,受让方可以要求约定交付材料之后或专利局公告后支付费用,双方也可约定分期支付。

6、专利权被撤销和被宣告无效的处理

(1)依据《专利法》第四十七条“宣告专利权无效的决定,对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书,已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定,以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同,不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿。依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费,明显违反公平原则的,应当全部或者部分返还。”因此,应注意审查该专利是否存在被宣告无效的可能性。

(2)对专利权被撤销时专利权转让合同双方的责任,应明确是否需要返还转让费、专利材料及赔偿损失。

(3)对他人提出撤销专利权请求、专利复审委员会对该专利权宣告无效、对复审委员会对发明专利的决定不服向人民法院起诉时,由谁负责答辩及费用承担。

7、过渡期条款,应约定专利权转让合同签订之日起至受让该专利期间由谁维持专利的有效性及费用承担。如下:

(1)应约定在本专利权转让合同签字生效后至专利局登记公告之日,转让方应维持专利的有效性,但这在这一期间所要缴纳的年费、续展费由谁支付应约明。

(2)本专利权转让合同在专利局登记公告后,由谁负责维持专利的有效性,如办理专利的年费、续展费、行政撤销和无效请求的答辩及无效诉讼的应诉等事宜。(也可以约定,在本合同签字生效后,维持该专利权有效的一切费用由受让方支付。)

(3)在过渡期内,因不可抗力,致使转让方或受让方不能履行专利权转让合同的,本合同即告解除。

8、税费,应对本专利权转让合同所涉及的转让费需纳的税,由谁负责缴纳进行约定。

9、违约责任

(1)当专利权转让合同转让方逾期或拒不交付专利资料、转让手续时应承担的违约责任。

(2)当专利权转让合同受让方逾期或拒不交付转让费时应承担的违约责任。

10、专利权转让合同争议的解决办法,在协商无果的情况下可以选择有利于己方的专利管理机关、法院、仲裁机构进行处理。

11、其他及专利权转让合同的生效,在前十条未约定的的条款,如涉及专利的咨询、指导、培训等,也可以另起协议。依据《专利法》第十条的规定:“专利权的转让自登记之日起生效。”

三、专利权转让合同签订的法律风险审查

专利权的转让是指专利权的主体发生了变更。在签订专利权转让合同时应注意以下几个问题:

1、所有权问题:应先通过法律状况检索,以证实其是有效专利,以及专利权转让合同转让方持有专利权的合法性和转让的合法性;

2、专利的历史问题:应先了解该专利以前是否与他人签过许可实施合同,以及专利权转让合同专利权人自己是否实施过,并要明确这些问题的法律责任及解决方法;

3、检查必备的法律文件:专利权转让的双方均须提供证实其身份的法律文件,向国外转让的另须提交国家专利管理机关的批准文件;

4、必须采用国家专利管理机关监制的合同文本或其他符合专利法及有关法律规定的能规范专利权转让的合同文本;

5、专利权转让合同需经国家专利管理机关登记公告后才能生效;

6、鉴于专利权转让合同区别于一般的经济合同及技术合同,同时涉及到文件技术资料移交、转让费用的到位、专利权属的变更等,故建议可向知识产权专业服务机构咨询或委托服务机构帮助签订。

综上所述,双方在签订专利权转让合同时,对被转让的专利要有充分的认识了解,应严格按照法律规定办理相关手续,从而最大限度的规避法律风险。

 

 

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